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弁理士試験合格を目指す子育てママです。

審判の条文位置をつかもう、159条理解

特許審判の条文位置とその内容をあやふやにしない方が理解が進むと思い、まとめることにしました。

 

条文位置 

第6章 審判

121条   拒絶査定不服審判;請求人適格、請求の対象、請求時期

122条   削除

123条   特許無効審判;請求人適格、請求の対象、請求時期

124条   削除

125条   特許無効審判;審決確定による効果

125条の2 延長登録無効審判;請求人適格、請求の対象、請求時期(123条3項準用)、審決確定による効果

126条   訂正審判;請求人適格、請求の対象、請求時期

127条   訂正審判;請求人適格の制限

128条   訂正審判;(訂正容認)審決確定による効果

129条   削除

130条   削除

131条〜157条 (訂正の請求に係る134条の2(無効審判中)、134条の3取り消し判決があった場合)を除いては、)基本的に全ての審判に適用する条文

158条〜164条 拒絶査定不服審判のための特別規定(うち162条〜164条は前置審査に関する)★

164条の2 特許無効審判のための特別規定

165条〜166条 訂正審判のための特別規定

167条   当事者系審判(特許無効審判、延長登録無効審判)の審決の効果追加(H23改正);同一人同一理由により再度請求できないとする一事不再理

一事不再理効を残すことにしたのは、一度審判を起こした者はそこで主張立証を尽くすべきだから。青本P508)

167条の2〜170条 (審決後のはなしについて)基本的に全ての審判に適用する条文

 

審判の条文はどこも必須だが、特に159条の理解が甘いと気づいたので★158条〜164条を詳しく見る。

拒絶査定不服審判のための特別規定(158条〜164条)

158条 続審主義

159条 審判官の処理手続★

160条 (審査へ)差戻審決

161条 基本的に131条〜157条(青本にはこの章の規定とある。。ちょっと謎。)は当然に適用されるべきだが、(参加制度など)当事者系対立構造特有規定に対する適用除外

161条から164条 前置審査

 

この拒絶査定不服審判159条、審判官の処理手続については場面設定がまだ定まらず私の中ではモンモンとしていまして。。下記の記載はあまり自信がありません。

 

159条 (もちろん前置審査については別途163条、164条で規定されているのでここでは除かれている。)

1項 53条読替え補正却下 (ただし、審査段階で一旦看過された(つまりOKが出された)補正に関してはすぐに却下するのではなく応答のチャンスを与える)

 

53条で補正却下の対象となる補正は、下記の補正要件違反のもの。

17条の2

3項 新規事項の追加

4項 発明の内容を大きく変更する補正(シフト補正)

5項 目的の制限(請求項の削除;特許請求の範囲の特定の減縮;誤記訂正;拒絶理由に示す事項についてする明瞭でない記載の釈明を目的とする補正)

6項 独立して特許を受けられない補正  

 

😃なるほど、1項は拒絶査定不服審判において、補正があった場合の補正却下想定している。青本P494の「…補正却下の対象となるのは、拒絶査定不服審判請求時の補正、拒絶査定不服審判における第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正、及び拒絶査定不服審判における拒絶理由通知と合わせて50条の2(分割出願において他の特許出願におてい通知済みの拒絶理由を再度通知する場合)の規定による通知がされた場合…」というのも納得できてくる気が。。

 

2項 (50条(拒絶理由通知)及び50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の読替え準用)審判において拒絶理由を発見した場合の規定→拒絶理由通知(50条)うたれる。

   一方、審査と同じ拒絶理由を発見した場合→拒絶理由はなく、2項で問題にするまでもなく審判請求棄却審決😨

青本P494 159条

「二項は、…例えば、審査において後願を理由として拒絶されそれに不服で審判を請求した場合、後願という事実はないが新規性なしという別の 拒絶理由が発見された時が本項の問題となり、50条によって拒絶理由を通知する。審判においても睾丸の事実が明らかであれば、すでにそれについては審査の段階で拒絶理由を通知しているのであるから、重ねて拒絶理由を通知する必要はなく、直ちに審判の請求を棄却することができる。」

 

ここでなんと50条の復習もしよう。

「50条(拒絶理由通知(補正却下優先する旨含む))

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときには、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項1号または第3号に揚げ場合(同項第1号に揚げる場合にあっては拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第53条第1項(補正却下)の規定による却下の決定をするときは、このかぎりではない。」

つまり、53条の補正却下の場面は下記のようになる。

第17条の2;補正をする場面➕第1項1号または第3号に揚げ場合(同項第1号に揚げる場合にあっては拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。);最後の拒絶理由通知の場面

159条に戻って、

2項(審判において拒絶理由を発見した場合(必ずしも拒絶理由を通知するわけない。審査段階の拒絶査定の理由と異なる場合のみ))

第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書き中第17条の2第1項1号または第3号に揚げ場合(同項第1号に揚げる場合にあっては拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)とあるのは第17条の2第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く)または第3号に揚げる場合(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く)又は第4号に揚げる場合」と読替えものとする。

つまり、159条の補正却下の場面は下記のようになる。

第17条の2;補正をする場面➕第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く)または第3号に揚げる場合(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く);最後の拒絶理由通知の場面(ただし、審査段階での補正に対する拒絶理由は除く)➕第4号(←拒絶査定不服審判請求と同時に補正をする場合の補正);新規事項の追加の禁止と、審査と同じ拒絶理由を発見した時?

(←1項との違いは下記のように考えました。

1項は53条補正が不適法で補正却下

2項は審判段階で補正をしていない場合でも適用ありうる。また、補正した場合でも審判段階の補正は不適法ではない、しかも審査の段階で拒絶査定の理由となっていた、(←つまり、拒絶査定の理由ということは最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知と審査段階で二回はチャンスがあった。)そして、審判の場面でも同じ拒絶理由となりそう→拒絶理由を出して応答するチャンスはいらんだろう。

 

 

となると、拒絶査定不服審判請求時の補正の補正が認められない場合は新規事項の追加の禁止と、審査と同じ拒絶理由を発見した時となるか?過去問でチェックしいこう。

 

3項 2項とは逆に、拒絶の理由を全く発見することができない場合の措置→審判で登録査定が出る。

 

まとめ

1項 補正却下する時(ただし、審査段階で一旦看過された(つまりOKが出された)補正に関してはすぐに却下するのではなく応答のチャンスを与える)

2項 査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合は通知する

(理由が同じ場合は2項マターでなく、拒絶理由を打つことなく、審決棄却)

3項 審判で拒絶理由を発見できないとき。→登録査定